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浅析商标在先使用权
admin上海合同律师网2012-03-01

一、什么是商标在先使用权?法律有何规定?
商标在先使用权是指在注册商标的申请日之前,就已经在该商标注册核定使用的商品或服务或者类似商品或服务上善意连续地使用与注册商标相同或者近似的商标的,该商标使用人有权继续在原商品或者服务上使用该商标。
我国商标法关于商标在先使用权的直接规定有:
商标法第九条是关于商标在先使用权的原则规定:申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
商标法第三十一条是关于商标在先使用权的具体规定:申请商标注册不得损害他人现有的商标在先使用权,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
 
二、商标在先使用权的构成条件
1、在他人注册商标的申请日之前,就已经有使用的事实;
   2、在先使用的商标与注册商标相同或者近似,且使用商品或服务相同或者类似;
3、在先使用人必须在其商品上连续使用该商标;
4、在先使用必须出于善意。

三、如果商标在先使用权具备上述条件,在先使用人就有权继续使用该商标,而不构成对注册商标权的侵害,但是该使用权的范围、使用方式等必须受到限制,唯此才能平衡在先使用人和商标注册人之间的利益,稳定公平竞争关系和保护消费者利益。现分述之:
   1、在先使用权的范围
  在先使用权的范围包括两个方面:第一,就商标而言,在先使用人不得改变原商标图样使之更近似于注册商标。如果在先使用人改变原商标图样使之更加有别于注册商标,应当允许并鼓励此种改变。国家工商行政管理总局《关于服务商标继续使用问题的通知》第3条规定,使用人不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容,但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外。 第二,就使用商品或者服务而言,在先使用人只能在原使用商品或者服务上继续使用,不得扩大使用商品或者服务的范围。国家工商行政管理总局《关于服务商标继续使用问题的通知》第3条规定,使用人不得增加该服务商标使用的服务项目。
    2、在先使用权的行使方式
    我国国家工商行政管理总局《关于服务商标继续使用问题的通知》第6条第三款规定:继续使用与注册人的使用发生实际混淆,造成消费者误认的,继续使用人应当在使用服务商标时,增加地理名称标志,以便于与注册人使用的服务商标相区别。因此,为了保护消费者利益,防止消费者发生商品或者服务来源的混淆,商标注册人有权要求在先使用人在使用其商标时,加上适当的标示以有别于注册商标。如果不能加上适当标示,在先使用人不得继续使用其商标。其中,所谓“适当”要求所加标示使在先使用商标足以与注册商标相区分;“适当的标示”包括在先使用人的字号、所处地域的名称等。但是加上适当标示所形成的区别不要求使在先使用的商标与注册商标达到互不近似的程度。
    3、在先使用权的移转
    商标在先使用权制度是对在先使用商标和注册商标既存状态的一种维护,如果允许在先使用权人授权或者单独转让其使用权则会破坏此种既存状态,也会改变在先使用权人和商标注册人之间的竞争关系,不适当地影响注册商标专用权的行使。因此,国家工商行政管理总局《关于服务商标继续使用问题的通知》第3条规定,使用人不得将服务商标转让或者许可他人使用。
4、关于商标在先使用权的地域限制
    国家工商行政管理总局《关于服务商标继续使用问题的通知》第3条规定,使用人不得扩大该服务商标的使用地域。
 
四、商标在先使用权的法律效力
商标在先使用权的法律效力主要表现为两个方面:一是商标在先使用权的存在可以成为申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由。二是商标在先使用权的存在可以构成注册商标专用权的限制事由。 
(一)、商标在先使用权构成申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由 从《商标法》第三十一条规定本身可以得出结论:如果申请注册的商标与商标在先使用权相同或者近似,或者存在其他形式的冲突,则商标注册审查部门可以直接驳回相关商标注册申请;在异议程序中,相关权利人也可以商标在先使用权的存在为由提出异议,从而阻止相关商标获得注册。对于虽然可能与其他商标在先使用权存在冲突,但已经获得注册的商标,相关权利人可以通过争议程序要求撤销争议商标。根据《商标法》第四十一条的规定,已经注册的商标,违反本法第十三条(关于驰名商标保护)、第三十一条(商标在先使用权保护和未注册商标保护)规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。 
商标在先使用权的存在可以成为申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由,但并不意味着任何商标在先使用权都可以具备这种法律效力。一般认为只有在全国范围内具备较高知名度或者具有一定影响力的商标在先使用权,才可以成为申请商标注册的阻却和注册商标的撤销事由。
(二)商标在先使用权构成注册商标专用权限制事由如果商标在先使用权并不具有全国范围内的较高知名度或影响力,不足以阻止他人申请商标注册或撤销他人注册商标,或者商标在先使用权人怠于行使前述权利,此时,商标在先使用权可以成为注册商标专用权的限制事由,商标专用权人应当尊重商标在先使用权人的权利范围,不能因此而剥夺他人已经形成的市场先行利益和市场信用。构成注册商标专用权限制事由的商标在先使用权,只须具备较低限度的知名性即可。
另一个关键的问题在于,在他人获得商标专用权之后,商标在先使用权人是否仍然有权以扩大营业范围等形式扩大自己的权利范围? 一般认为商标在先使用权人应当有权扩大自己的营业,即使由此可能意味着商标在先使用权人将在更大的市场范围内与商标权人形成竞争,但只要商标在先使用权人没有不正当竞争行为,商标权人不得利用商标专用权阻止商标在先使用权人扩大营业范围,否则,可能构成商标权利的滥用。
 
五、商标在先使用权与商标专用权冲突的处理方式
商标在先使用权与商标专用权发生冲突时,处理方式主要包括两种方式:
(一)主张商标在先使用权应该在商标撤销程序和侵权诉讼中都受到保护,在后商标已获得注册的事实不能作为抗辩的理由,法院可以就是否侵权进行独立的实质审查。 
(二)法院受理商标在先使用权对在后注册商标的侵权诉讼后,应根据不同情况分别进行处理:如果在后注册商标正处于被商标在先使用权的撤销程序中,则诉讼应暂时中止,并根据撤销的结果,再相应地作出侵权诉讼是否成立的判决;如果由于商标在先使用权人的懈怠使得在后注册商标因超过5年期限而不可撤销,或者虽然在后注册商标仍在撤销期但商标在先使用权人拒绝启动撤销程序,法院可以直接作出不侵权的判决。 
第(二)种处理方式较好地平衡了商标在先使用权和注册商标权,可以最大限度地保护各方权利,因此,目前法院一般也是采取此种方式处理。
 
六、商标侵权的赔偿
1、赔偿的计算方式有三种
    《商标法》第五十六条规定:侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。根据这条的规定,我们可以看出商标侵权赔偿有三种计算方式:1)、侵权人因侵权获得的利益;2)、被侵权人因为侵权而受到的损失;3)、法定赔偿。
    法律规定了三种赔偿计算方式,在实务中如何适用呢?《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称解释)第十三条规定:人民法院依据商标法第五十六条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时,可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。这就是说被侵权人可以自行选择是适用第一种计算方式还是第二种计算方式,如果这两种方式都无法计算,那么由法院直接适用第三种方式。
    2、第一种计算方式(侵权人因侵权获得的利益)的适用
    对于侵权人因侵权获得的利益,如果严格按照财务制度进行计算那是非常复杂的,一是在实务中几乎不可能取得侵权人的完整、真实的财务记录,二是侵权人很可能并没有实际的获利,比如侵权刚开始就被发现,所有的货物还没有销售出去或者销售量非常的小,还不够前期的包装等费用。高院的解释将这个问题进一步简单处理了。解释第十四条:商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益,可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算;该商品单位利润无法查明的,按照注册商标商品的单位利润计算。这种方式在实务中适用比较多,从调查取证的角度来看也相对容易一些,所以为首选方式。
    3、第二种计算方式(被侵权人因为侵权而受到的损失)的适用
  
这种方式很是没谱,被侵权人因为侵权而受到的损失如何计算?解释第十五条:商标法第五十六条第一款规定的因被侵权所受到的损失,可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。这种方式在实务中实际是难以适用的。我们不能简单地认为销量下降了就是因为侵权造成的。销量下降有无数种原因,每种产品都有其生命周期,在产品生命末期必然是要下降的。如果产品处于生命旺盛期,销量很可能并没有下降,那么这又如何去计算呢?单位利润的下降同样有千万种原因,有时厂家为了扩大市场占有率,自行下调价格,那么单位利润必然要下降,这与侵权人是没有关系的。在实务中目前很少看到按这种方式计算赔偿的。
    4、第三种计算方式(法定赔偿)的适用
  
解释第十六条:侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的,人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。法定赔偿是有前提条件的,只有在前两种方式都无法计算时才适用。法定赔偿由法官在0到50万元自由裁量,在50万元以下法官说了算,0到50万元这个幅度太大,但是请放心,法官也不是可以随意说的。解释第十六条第二款:人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。法官要根据规定的各种因素进行综合考虑,其中商标使用许可是比较好适用的,在实务中也有的法院按照许可费直接计算侵权赔偿,按许可费来计算赔偿,赔偿数额很可能会大于50万元。
七、近似商标的判断及其标准
近似商标,是指与注册商标不完全相同,但在形状、读音或者含义等方面与注册商标却相同或者相近,使用在与注册商标核定使用的商品相同或者类似的商品上,易使普通消费者对商品的来源产生错误认识的商标。
  判断近似商标的标准有以下几点:
  1、近似商标是与注册商标在形状、读音或者含义相同或者相近的商标。如果既不相同也不相近,那就是两个完全不同的商标,也不再存在近似商标问题了。
  2、判断近似商标时所称的近似是已达到了易造成混淆的程度,即将该商标使用在与注册商标核定使用的商品相同或者类似的商品上,普通消费者可能会对商品的来源产生错误的认识。如果不会造成误认,也不属于近似商标了。
  3、近似商标是与注册商标不完全相同的商标。如果完全相同,也就构成了与注册商标相同的商标,而不再属于近似商标。
4、近似商标是与注册商标相比较而存在,没有注册商标,也就没有商标侵权行为认定中所针对的近似商标。
5、应当以相关公众的一般注意力为判断标准,其关键在于被诉商标的使用是否会造成相关公众的混淆或误认。这需要对系争标识与诉称被侵权注册商标进行整体对比,并适当考虑被诉商标与被侵权商标的显著性和知名度等。
6、近似商标的整体对比和要部对比。商标比对包括整体比对和要部比对。两个商标的要部是文字部分。商标应当具有显著性,以人们的识记能力来分析,文字商标的字数越少,其显著性越强。但是,如果文字产生变化,则文字商标的字数越少,越容易使消费者对变化前后的文字加以区别。
 
7、近似商标的隔离审查。一般情况下,商标比对采用隔离审查的方式。采取这种方式的理由有两点:(一)采用并列审查的方式不符合现实生活中消费者的购物习惯。因为消费者在消费前的商品或服务对比中,不可能同时持有两个来源相同或类似商品或服务,其对比必然是以其记忆中的先后感觉印象为基础的。(二)采用并列审查的方式会使审查者的注意力集中在区别上,而忽视相同点。如果这样对比,只有在两者完全相同的情况下才可能被判定侵权,几乎不可能认定近似侵权。正是由于并列审查的上述不合理因素,因此,国际上通行的惯例是采用隔离审查。
 
八、对注册商标的使用时间限制
我国商标法第四十四条第(四)项规定,注册商标连续三年停止使用的,由国家工商总局商标局责令限期改正或者撤销其注册商标;同时,商标法实施条例第三十九条又规定,注册商标连续三年停止使用的,任何人可以向商标局申请撤销该注册商标,并说明有关情况。


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